Kiedy można żądać naprawienia szkody wynikłej z naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego?

Licencjobiorca może dochodzić roszczeń wynikających z naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego stanowiącego przedmiot licencji, choć licencja ta nie została wpisana do rejestru wzorów wspólnotowych

22 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa Thomas Philipps GmbH & Co. KG przeciwko Grüne Welle Vertriebs GmbH; C-419/15) rozstrzygnął, że licencjobiorca może dochodzić roszczeń wynikających z naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego stanowiącego przedmiot licencji, choć licencja ta nie została wpisana do rejestru wzorów wspólnotowych, w tym może dochodzić naprawienia szkody, którą sam poniósł.

Omawiane orzeczenie ma niezwykle istotny wpływ na praktykę procesową. Licencjobiorca nie musi bowiem oczekiwać z powództwem o naprawienie szkody do czasu wpisu licencji do rejestru wzorów wspólnotowych.

Grüne Welle Vertriebs jest posiadaczem wyłącznej licencji na Niemcy na wspólnotowy wzór kul piorących zarejestrowany przez spółkę EMKER SA z siedzibą w Szwajcarii. Licencja ta nie została wpisana do rejestru wzorów wspólnotowych. Z kolei Thomas Philipps prowadzi handel wyprzedażowy poprzez sieć filii oraz online. Sprzedaje m.in. kule piorące pod nazwą „kule do pralek z granulatem ceramicznym”.

Grüne Welle Vertriebs uznała, że produkt Thomas Philipps narusza zarejestrowany, choć niewpisany do rejestru, wzór wspólnotowy oraz wezwała Thomas Philipps do zaniechania sprzedaży. Thomas Philipps zobowiązała się zaniechać sprzedaży. Następnie Grüne Welle Vertriebs wszczęła postępowanie o naprawienie szkody. Sąd I instancji uznał legitymację Grüne Welle Vertriebs, od którego to wyroku Thomas Phillips wniósł apelację. Wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie postanowił zawiesić postępowanie i zwrócił się do Trybunału z  pytaniami prejudycjalnymi.

Problem prawny pojawił się podczas wykładni art. 28, 32 i 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1 – dalej „Rozporządzenie”).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Rozporządzenia zarejestrowany wzór wspólnotowy może zostać zastawiony i może stanowić przedmiot praw rzeczowych. Na wniosek jednej ze stron prawa wymienione w ust. 1 są wpisywane do rejestru i publikowane (art. 29 ust. 2 Rozporządzenia).

Z kolei, art. 28 Rozporządzenia stanowi, że przeniesienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest wpisywane do rejestru i publikowane na wniosek jednej ze stron, a do czasu dokonania wpisu przeniesienia do rejestru następca prawny nie może powoływać się na prawa wynikające z rejestracji wzoru wspólnotowego.

Art. 32 rozporządzenia ustanawia następujące zasady udzielania licencji:

Wzór wspólnotowy może być przedmiotem licencji na terenie całej Wspólnoty lub jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna.  Bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenia wzoru wspólnotowego wyłącznie za zgodą właściciela prawa.

Jednakże właściciel licencji wyłącznej może wszcząć takie postępowanie, jeżeli właściciel prawa ze wzoru wspólnotowego po otrzymaniu wezwania sam nie wytoczy we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia. Licencjobiorca, w celu uzyskania odszkodowania za poniesione szkody, może przystąpić do powództwa o naruszenie wniesionego przez właściciela prawa z wzoru wspólnotowego.

W przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego udzielenie lub przeniesienie licencji dotyczącej takiego prawa, na wniosek jednej ze stron, wpisuje się do rejestru i publikuje.

Powyższe zasady jednak mogą zostać ograniczone wobec treści art. 33 ust. 2 Rozporządzenia, zgodnie z którym przeniesienie prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ustanowienie praw rzeczowych na zarejestrowanym wzorze wspólnotowym i udzielenie licencji wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich we wszystkich państwach członkowskich dopiero po wpisaniu ich do rejestru.

Expressis verbis, powyższa treść przepisu mogłaby być interpretowana (i tak zresztą jest intepretowana przez pozwanych w sprawach o naruszenie prawa do wzoru) w ten sposób, że gdy licencja nie jest wpisana do rejestru, wówczas licencjobiorca nie może powoływać się na prawa wynikające z tej licencji wobec osób trzecich, w tym wobec podmiotu dopuszczającego się naruszenia prawa do wzoru.

Trybunał sprawiedliwości uznał jednak, że uprawnienie licencjobiorcy do wystąpienia z powództwem dotyczącym naruszenia prawa do wzoru wspólnotowego uzależniono wyłącznie od uzyskania zgody właściciela tego wzoru, bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej, a odnosząc się do celu normy ustanowionej w art. 33 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 6/2002, „niemożność powoływania się wobec osób trzecich na czynności prawne wskazane w art. 28, 29 i 32 tego rozporządzenia, które nie zostały wpisane do rejestru, ma na celu ochronę podmiotu, który dysponuje lub może dysponować prawami odnoszącymi się do wzoru wspólnotowego jako przedmiotu własności. Wynika z tego, że art. 33 ust. 2 zdanie pierwsze wspomnianego rozporządzenia nie stosuje się do sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której licencjobiorca zarzuca osobie trzeciej, że używając wzoru w sposób niezgodny z prawem, naruszyła uprawnienia wynikające z zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (zob. analogicznie wyrok z dnia 4 lutego 2016 r., Hassan, C‑163/15, EU:C:2016:71, pkt 25)”.

Rozporządzenie wprowadza dwa systemy ochrony praw licencjobiorcy: a) poprzez wszczęcie postępowania o naruszenie za zgodą właściciela wzoru lub w przypadku licencji wyłącznej po wezwaniu tego właściciela, jeżeli właściciel prawa ze wzoru wspólnotowego sam nie wytoczy we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia albo b) w drodze interwencji, poprzez przystąpienie do powództwa o naruszenie wniesionego przez właściciela prawa ze wzoru.

Niewyłączny licencjobiorca może jedynie korzystać z drogi interwencji.

Art. 32 ust. 4 Rozporządzenia stanowi, że licencjobiorca, w celu uzyskania odszkodowania za poniesione szkody, może przystąpić do powództwa o naruszenie wniesionego przez właściciela prawa ze wzoru wspólnotowego. Rozporządzenie  jednak nie reguluje, czy licencjobiorca może domagać się naprawienia własnej szkody, gdy sam wytacza powództwo o naruszenie przewidziane w tym przepisie.

Trybunał, słusznie, uznał, że jeśli licencjobiorca może domagać się naprawienia szkody, którą sam poniósł, poprzez przystąpienie do powództwa o naruszenie wniesionego przez właściciela prawa ze wzoru wspólnotowego, nic nie stoi na przeszkodzie, by mógł on również uczynić to, gdy sam wytacza powództwo o naruszenie za zgodą właściciela wzoru wspólnotowego lub, jeśli jest wyłącznym licencjobiorcą, bez tej zgody w razie bezczynności tego właściciela po wezwaniu go do wytoczenia powództwa.